裁判要旨

商標(biāo)局或商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)（下稱商評(píng)委）關(guān)于準(zhǔn)予商標(biāo)注冊(cè)的決定對(duì)于商標(biāo)權(quán)利人在內(nèi)的社會(huì)公眾均具有一定的公信力，相關(guān)權(quán)利人就此實(shí)施的相關(guān)商標(biāo)使用、許可、轉(zhuǎn)讓等行為應(yīng)當(dāng)受到保護(hù)。因此，兩件注冊(cè)商標(biāo)沖突案件中，在后注冊(cè)商標(biāo)被撤銷或無效的決定對(duì)于之前的使用行為原則上沒有溯及力，但在后注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利人申請(qǐng)注冊(cè)時(shí)存在惡意的，在先商標(biāo)權(quán)利人可以主張相關(guān)使用行為構(gòu)成侵權(quán)。行政授權(quán)確權(quán)案件與民事侵權(quán)訴訟中對(duì)混淆可能性的認(rèn)定存在區(qū)別。前者應(yīng)當(dāng)考慮系爭(zhēng)商標(biāo)核定使用的所有商品類別，只要在任一商品上存在混淆可能性，系爭(zhēng)商標(biāo)便不應(yīng)準(zhǔn)予注冊(cè)；后者則僅考慮被訴標(biāo)識(shí)實(shí)際使用的商品類別。

案情回顧

原告濟(jì)民公司于1998年在第5類化學(xué)醫(yī)藥制劑商品上獲準(zhǔn)注冊(cè)“悉能”商標(biāo)，專用權(quán)有效期至2018年9月27日。被告億華公司于2004年在第5類醫(yī)藥制劑商品上申請(qǐng)注冊(cè)“希能”商標(biāo)。2010年，商標(biāo)局決定對(duì)被告商標(biāo)不予核準(zhǔn)注冊(cè)，商評(píng)委于2011年決定被告商標(biāo)予以核準(zhǔn)注冊(cè)。北京市第一中級(jí)人民法院、北京市高級(jí)人民法院分別判決維持商評(píng)委決定。2015年，最高人民法院再審撤銷商評(píng)委決定，要求商評(píng)委重新作出決定。2015年10月，商評(píng)委重新作出被告商標(biāo)不予注冊(cè)的決定。2011年至2016年期間，原告在國(guó)內(nèi)多省多家藥店購買外包裝標(biāo)注有被訴標(biāo)識(shí)的頭孢丙烯干混懸劑，生產(chǎn)者均注明為被告，遂針對(duì)其商標(biāo)使用行為提起訴訟。

原告認(rèn)為，被告在未獲得核準(zhǔn)注冊(cè)的情況下將被訴標(biāo)識(shí)使用在涉案藥品上，產(chǎn)量巨大，銷售范圍遍及全國(guó)各地，對(duì)原告造成的損害后果十分嚴(yán)重。被告辯稱，被訴標(biāo)識(shí)系其依法申請(qǐng)并經(jīng)商標(biāo)局核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)，與權(quán)利商標(biāo)間的爭(zhēng)議屬注冊(cè)商標(biāo)間的糾紛。基于商標(biāo)注冊(cè)制度的公示、公信原則及法不溯及既往的裁判規(guī)則，億華公司是在享有注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的前提下，合法、正當(dāng)?shù)厥褂帽辉V標(biāo)識(shí)。

一審法院認(rèn)為，鑒于最高人民法院的再審判決撤銷了商評(píng)委作出準(zhǔn)予被訴標(biāo)識(shí)核準(zhǔn)注冊(cè)的復(fù)審決定，故被訴標(biāo)識(shí)應(yīng)視為自始不具有注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)。億華公司在涉案藥品上使用被訴標(biāo)識(shí)，已構(gòu)成對(duì)濟(jì)民公司注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的侵犯。故判令被告停止侵權(quán)、消除影響并賠償包括合理費(fèi)用在內(nèi)的經(jīng)濟(jì)損失550萬元。被告不服提起上訴。二審法院認(rèn)為，注冊(cè)商標(biāo)被撤銷或宣告無效的，對(duì)于撤銷或無效之前的商標(biāo)權(quán)利人的使用行為原則上沒有溯及力，但因商標(biāo)注冊(cè)人的惡意給他人造成的損失，應(yīng)當(dāng)給予賠償。被告主觀上存在惡意，客觀上易導(dǎo)致混淆，構(gòu)成對(duì)權(quán)利商標(biāo)專用權(quán)的侵犯。故判決駁回上訴，維持原判。

案件評(píng)析

此案系典型的商標(biāo)行政、民事交叉案件，被告的“悉能”商標(biāo)最終被最高人民法院再審判決撤銷，由此產(chǎn)生的問題是原告能否主張被告于商標(biāo)撤銷前的使用行為構(gòu)成侵權(quán)，商標(biāo)民事侵權(quán)訴訟與行政授權(quán)確權(quán)訴訟中關(guān)于混淆誤認(rèn)的判斷是否存在區(qū)別。

注冊(cè)商標(biāo)被撤銷后對(duì)之前使用行為是否具有溯及力？商標(biāo)法第四十七條第二款規(guī)定并未明確宣告注冊(cè)商標(biāo)無效的決定或裁定，對(duì)宣告無效前商標(biāo)注冊(cè)人自身使用商標(biāo)的行為是否具有溯及力。筆者認(rèn)為，商標(biāo)局或商評(píng)委關(guān)于準(zhǔn)予商標(biāo)注冊(cè)的決定對(duì)于商標(biāo)權(quán)利人在內(nèi)的社會(huì)公眾均具有一定的公信力，因信賴商標(biāo)注冊(cè)部門的決定而實(shí)施的相關(guān)商標(biāo)使用、許可、轉(zhuǎn)讓等行為應(yīng)當(dāng)受到保護(hù)，不能因?yàn)樽?cè)商標(biāo)之后被撤銷或無效而使得原本合法的行為轉(zhuǎn)變?yōu)榍謾?quán)行為，否則基于注冊(cè)商標(biāo)而進(jìn)行的各種市場(chǎng)活動(dòng)將缺乏穩(wěn)定性和可預(yù)期性。但是，商標(biāo)法第七條規(guī)定，申請(qǐng)注冊(cè)和使用商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)遵循誠實(shí)信用原則。如果商標(biāo)注冊(cè)人在申請(qǐng)、使用注冊(cè)商標(biāo)時(shí)，主觀上存在惡意，即明知其申請(qǐng)注冊(cè)或使用的商標(biāo)侵害他人在先權(quán)利，那么上文提及的商標(biāo)注冊(cè)人值得保護(hù)的信賴?yán)姹悴粡?fù)存在。不論注冊(cè)商標(biāo)是否被撤銷或者宣告無效，在先的權(quán)利人均可以主張?jiān)诤蟮纳虡?biāo)使用行為構(gòu)成侵權(quán)，請(qǐng)求賠償。

被告的注冊(cè)商標(biāo)被撤銷前的使用行為是否構(gòu)成侵權(quán)，取決于兩方面判斷，一是被告主觀上是否存在惡意；二是被告使用被訴標(biāo)識(shí)的行為是否容易導(dǎo)致混淆誤認(rèn)。如何區(qū)分判斷行政、民事交叉案件中的混淆誤認(rèn)？筆者認(rèn)為，行政授權(quán)確權(quán)案件應(yīng)當(dāng)考慮系爭(zhēng)商標(biāo)核定使用的所有商品類別，只要在任一商品上存在混淆可能性，系爭(zhēng)商標(biāo)便不應(yīng)準(zhǔn)予注冊(cè)；民事侵權(quán)訴訟則僅考慮被訴標(biāo)識(shí)實(shí)際使用的商品類別。因此，存在行政訴訟中認(rèn)定存在混淆誤認(rèn)，但民事侵權(quán)訴訟中存在認(rèn)定實(shí)際使用的商品不會(huì)與原告混淆誤認(rèn)的可能性。本案中，被告的商標(biāo)核定使用的商品包括醫(yī)藥制劑、針劑等，但實(shí)際使用的商品為“頭孢丙烯干混懸劑”，故本案不宜根據(jù)最高人民法院的再審判決直接認(rèn)定存在混淆誤認(rèn)，應(yīng)根據(jù)實(shí)際使用的情況判斷被告的使用行為是否容易導(dǎo)致混淆誤認(rèn)。考慮到被訴標(biāo)識(shí)與權(quán)利商標(biāo)所使用的商品屬于相同商品，被訴標(biāo)識(shí)與權(quán)利商標(biāo)的發(fā)音相同，運(yùn)用文字的方式和風(fēng)格非常接近，而且涉及的商品與人們的生命健康息息相關(guān)，在認(rèn)定是否容易導(dǎo)致混淆誤認(rèn)時(shí)應(yīng)當(dāng)施加較為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)。結(jié)合被告存在主觀惡意，最終認(rèn)定被告實(shí)際使用被訴標(biāo)識(shí)的行為容易導(dǎo)致混淆誤認(rèn)，其行為構(gòu)成侵權(quán)。