一般而言，在初審、實(shí)審、復(fù)審中，可以對說明書和權(quán)利要求書進(jìn)行修改，而在無效宣告階段只能對權(quán)利要求書做進(jìn)一步的限定。說明書的修改通常僅限于形式或者錯別字修改，或者將僅記載于權(quán)利要求中的技術(shù)方案增補(bǔ)說明書中；對權(quán)利要求書的修改，可能直接影響授權(quán)范圍大小。此外，在專利審查各階段，申請人也可通過意見陳述的方式對權(quán)利要求保護(hù)范圍做解釋與澄清。

    上述修改或者意見陳述均影響權(quán)利要求的保護(hù)范圍。一般而言，專利申請人或者專利權(quán)人往往專注于如何說服專利審查員以獲得專利權(quán)或者權(quán)利的維持。而在專利侵權(quán)司法實(shí)踐中，禁止反悔原則的適用使得這些修改和意見陳述對案件的勝負(fù)起到關(guān)鍵作用。因此，筆者認(rèn)為，對相關(guān)案例進(jìn)行梳理和研究，有助于行業(yè)發(fā)展。

    案例析法

    禁止反悔原則是指專利權(quán)人在專利授權(quán)或者確權(quán)程序中，為獲得授權(quán)或維持專利權(quán)有效性而對專利范圍進(jìn)行的限制，在專利侵權(quán)訴訟中不得再主張將自己所做的限制納入專利權(quán)的保護(hù)范圍。最高人民法院2009年出臺的《關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第六條中正式確立該原則；在2017年最高人民法院出臺的《關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題解釋二》又作出了進(jìn)一步的規(guī)定，即雖然專利申請人或者專利權(quán)人在專利授權(quán)或確權(quán)程序中作出了限縮性的修改或者意見陳述，但該限縮性的修改或者意見陳述在相應(yīng)的行政程序中被明確否定的，則不會引起禁止反悔原則的適用。其中，并沒有限定是主動修改還是應(yīng)審查員的要求的修改。因此，在答復(fù)審查員意見或者修改權(quán)利要求時，申請人還應(yīng)當(dāng)考慮后續(xù)是否會導(dǎo)致禁止反悔原則的適用問題。

    下面以兩個案件為例進(jìn)行說明。案例一：愛國者公司是名為“SATA連接器”（專利號：ZL200610079222.2）的發(fā)明專利的權(quán)利人。該公司認(rèn)為惠普公司生產(chǎn)并銷售的涉案光驅(qū)中的插頭構(gòu)成對該專利權(quán)的侵權(quán)。案例二：中譽(yù)電子（上海）有限公司是名為“一種舵機(jī)”（專利號：ZL200720069025.2）實(shí)用新型專利的獨(dú)占實(shí)施被許可人，其發(fā)現(xiàn)上海九鷹電子科技有限公司制造、銷售的一款航模產(chǎn)品侵犯了其享有的專利權(quán)，遂向法院提起訴訟。以上兩個案例，均涉及權(quán)利要求的修改。經(jīng)仔細(xì)分析，筆者發(fā)現(xiàn)其權(quán)利要求具體修改事實(shí)是不同的，即刪除的權(quán)利要求與保留的權(quán)利要求之間是否具有參考關(guān)系不同。

    在案例一中，原權(quán)利要求2、3均是引用原權(quán)利要求1的并列技術(shù)方案，都對電源端子和數(shù)據(jù)端子設(shè)置與絕緣本地的位置進(jìn)行了限定。原權(quán)利要求2的技術(shù)方案是“電源端子與數(shù)據(jù)端子均位于內(nèi)壁”；原權(quán)利要求3的技術(shù)方案是“電源端子和數(shù)據(jù)端子中的一種端子位于絕緣本體的內(nèi)壁側(cè)面，另外一種端子位于絕緣本體的外壁側(cè)面”。權(quán)利要求2與權(quán)利要求3的技術(shù)方案是有相互關(guān)聯(lián)性，所做的修改就是將電源端子和數(shù)據(jù)端子位于絕緣本體內(nèi)壁的技術(shù)方案放棄，保留了一種位于外壁，可見這兩個保護(hù)范圍具有一定參照性的。假如審查員指出權(quán)利要求1不具有新穎性，權(quán)利要求2不具有創(chuàng)造性，那么，為了與現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行劃界，申請人刪除了電源端子和數(shù)據(jù)端子均設(shè)置絕緣本體內(nèi)壁側(cè)面的技術(shù)方案，并據(jù)此獲得了專利權(quán)的授權(quán)。也就是說，為了獲得授權(quán)，如果愛國者公司對請求保護(hù)的權(quán)利要求的范圍進(jìn)行了限制，那么在專利侵權(quán)訴訟中就不得再主張將自己所做的限制納入專利權(quán)的保護(hù)范圍中。

    在案例二中，原權(quán)利要求3引用原權(quán)利要求2 ，原權(quán)利要求2引用原獨(dú)立權(quán)利要求1。權(quán)利要求2進(jìn)一步限定在架上設(shè)置有固定孔，從而便于舵機(jī)驅(qū)動電路板的固定；權(quán)利要求3進(jìn)一步引用權(quán)利要求2基礎(chǔ)上，在舵機(jī)驅(qū)動電路板上印制有碳膜和銀膜，滑塊底面上的電刷與該碳膜和銀膜相接觸?？梢?，權(quán)利要求2、3所限定的是涉案主題不同的結(jié)構(gòu)部分，二者沒有相關(guān)性，也沒有參考性。也就是說，權(quán)利要求3中進(jìn)一步限定的技術(shù)特征是第一次在權(quán)利要求書中出現(xiàn)，在其引用的前述權(quán)利要求中均沒有出現(xiàn)。相對于權(quán)利要求1和/或2的技術(shù)方案而言，權(quán)利要求3所限定的技術(shù)方案也是一個獨(dú)立的技術(shù)方案，由于與權(quán)利要求3的附加技術(shù)特征具有一定的獨(dú)立性，刪除權(quán)利要求1和權(quán)利要求2并沒有產(chǎn)生對權(quán)利要求3技術(shù)方案的限制，從而沒有導(dǎo)致與其相關(guān)技術(shù)方案的放棄。因此，在專利侵權(quán)訴訟中，不應(yīng)適用禁止反悔原則。

    實(shí)務(wù)建議

    筆者通過對上述兩個案件的梳理發(fā)現(xiàn)，不同情形可能產(chǎn)生不同的適用結(jié)果。鑒于禁止反悔原則直接影響能否適用等同原則，其適用與否的重要性不言而喻。禁止反悔原則的設(shè)立是為了避免專利權(quán)人“兩頭得利”，違反民法的誠實(shí)信用原則，這就要求專利申請人在專利申請前、專利授權(quán)和確權(quán)階段都要嚴(yán)守禁止反悔原則這一紅線。

    為此，筆者建議，在提交專利申請前，申請人應(yīng)充分檢索現(xiàn)有技術(shù)，盡量準(zhǔn)確與現(xiàn)有技術(shù)劃界；針對自己的創(chuàng)新性貢獻(xiàn)，合理、全面地設(shè)計(jì)權(quán)利要求布局，盡量建立橫向和縱向二維布局體系。在提交專利申請后，申請人與專利審查員的交互中，對相關(guān)內(nèi)容的書面的修改和陳述務(wù)必審慎，尤其是對于核心專利，除參考專利代理師意見外，還應(yīng)該與專利法務(wù)、律師等專業(yè)人員進(jìn)行交流，避免為了急切獲得授權(quán)隨意修改，導(dǎo)致授權(quán)后的專利難以發(fā)揮“大炮”的威力，造成不可估量的損失。最后，在涉及專利侵權(quán)糾紛時，禁止反悔原則也是非常有效的防御工具，如對涉案專利的審查檔案進(jìn)行分析研究，尋找突破口，可實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)敗為勝的新局面。

    在筆者看來，禁止反悔原則是一個貫穿授權(quán)、確權(quán)、侵權(quán)環(huán)節(jié)的重要制度，業(yè)界對其理解和適用有待進(jìn)一步深化。我們期待廣大專利代理師、專利律師未來不斷對該原則進(jìn)行實(shí)踐和總結(jié)。 來源：中國知識產(chǎn)權(quán)報