在先標(biāo)識與在先商標(biāo)哪個(gè)更“先”？
      因認(rèn)為陜西省西安市新城區(qū)米菊英泡饃館（下稱米菊英泡饃館）、上海漢濤信息咨詢有限公司（下稱漢濤公司）、北京三快科技有限公司（下稱三快公司）使用“老米家”標(biāo)識侵犯了自己對“老米家”商標(biāo)享有的商標(biāo)專用權(quán)，西安市自然人米金龍展開了一場商標(biāo)權(quán)訴訟。
      日前，陜西省高級人民法院（下稱陜西高院）作出終審判決，維持了原審判決，認(rèn)定米菊英泡饃館并未侵犯米金龍享有的涉案商標(biāo)專用權(quán)，漢濤公司、三快公司作為米菊英泡饃館發(fā)布涉案團(tuán)購信息的網(wǎng)站運(yùn)營商，亦不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。
      據(jù)了解，2011年12月，米金龍經(jīng)國家工商行政管理總局商標(biāo)局（下稱商標(biāo)局）核準(zhǔn)，獲準(zhǔn)注冊第8694402號“老米家”商標(biāo)，核定使用在肉泡饃、肉夾饃（方便食品）、元宵等第30類商品上。米金龍?jiān)谖靼彩斜睆V濟(jì)街經(jīng)營有“果淵齋清真米家泡饃館”。
      2015年11月，米金龍發(fā)現(xiàn)米菊英泡饃館在漢濤公司經(jīng)營的大眾點(diǎn)評網(wǎng)、三快公司經(jīng)營的美團(tuán)網(wǎng)上使用“老米家”商標(biāo)進(jìn)行宣傳，認(rèn)為其構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，遂將三者訴至西安市中級人民法院，請求法院判令三被告停止侵權(quán)行為，并賠償其經(jīng)濟(jì)損失及合理費(fèi)用共計(jì)100萬元。
      經(jīng)審理，一審法院判決米菊英泡饃館、漢濤公司、三快公司均不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，駁回了米金龍的訴訟請求。米金龍不服一審判決，隨后向陜西高院提起上訴。
      經(jīng)審理，陜西高院認(rèn)為，米菊英泡饃館將“老米家”標(biāo)識突出使用在經(jīng)營場所、餐具等處，起到了指示服務(wù)來源為米家傳承人的功能。同時(shí)，米金龍雖然獲準(zhǔn)注冊涉案商標(biāo)“老米家”，但“老米家”標(biāo)識是幾代米姓人努力打造的品牌，米金龍對此亦表示認(rèn)可。米金龍?jiān)谑褂谩袄厦准摇鄙虡?biāo)的同時(shí)也突出使用“果淵齋”商標(biāo)加以區(qū)別。此外，再結(jié)合米菊英泡饃館的發(fā)展歷史，多年來已經(jīng)形成其固定的消費(fèi)群體，不會(huì)導(dǎo)致一般相關(guān)公眾與米金龍?zhí)峁┑纳唐樊a(chǎn)生混淆誤認(rèn)。雙方同為米姓族人，均應(yīng)遵守誠實(shí)信用的原則。米金龍不能以在后取得的涉案商標(biāo)專用權(quán)對抗米菊英泡饃館的在先使用權(quán)，米菊英泡饃館也應(yīng)尊重米金龍對涉案商標(biāo)“老米家”享有的專用權(quán)，應(yīng)規(guī)范使用“老米家”字號，共同保障和促使“老米家”品牌的健康發(fā)展。
      綜上，陜西高院二審判決駁回米金龍的上訴，維持原判。（鄭斯亮）
      行家點(diǎn)評
      明興楠 萬慧達(dá)北翔知識產(chǎn)權(quán)集團(tuán) 
      律師：隨著人們的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識不斷增強(qiáng)，注冊商標(biāo)應(yīng)當(dāng)受到法律保護(hù)，他人擅自使用即構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的觀點(diǎn)成為人們的普遍認(rèn)知。但這種觀點(diǎn)是否能夠涵蓋所有市場情形，有待商榷。該案中，二審法院以被告“在先使用”為由認(rèn)定其使用“老米家”商標(biāo)未構(gòu)成侵權(quán)，從多個(gè)維度解讀了我國現(xiàn)行商標(biāo)法第五十九條第三款規(guī)定的“在先使用抗辯”的成立條件及適用問題。
      從該案二審判決可以看出，實(shí)踐中對于“商標(biāo)的合理使用”也存在一定的斟酌空間，尤其是我國現(xiàn)行商標(biāo)法第五十九條第三款從法律層面對保護(hù)因已經(jīng)實(shí)際在先使用而產(chǎn)生識別作用的商標(biāo)，同時(shí)平衡在后商標(biāo)注冊人和在先商標(biāo)使用人之間的利益沖突，以維護(hù)公平競爭的市場秩序進(jìn)行了規(guī)定。該案中，二審法院主要從商標(biāo)顯著性、商業(yè)模式的市場慣例、善意使用與否以及市場區(qū)分這幾個(gè)角度對于“商標(biāo)合理使用”進(jìn)行了綜合判定。
      首先，陜西當(dāng)?shù)氐幕孛癫惋嬈髽I(yè)常以“老姓氏家”這一命名方式作為其品牌和招牌，因此“老米家”這3個(gè)字的顯著性除了自身因素外，當(dāng)?shù)氐纳虡I(yè)經(jīng)營模式也是導(dǎo)致其顯著性較弱的重要考量因素。
      其次，在前述商標(biāo)顯著性以及商業(yè)模式運(yùn)營的基礎(chǔ)之上，判斷“米菊英泡饃館”使用“老米家”的主觀狀態(tài)就相對更為客觀，在案證據(jù)亦明確“米菊英泡饃館”的成立日期（2009年）要早于“老米家”商標(biāo)的申請注冊時(shí)間（2010年），因此“米菊英泡饃館”利用當(dāng)?shù)氐纳虡I(yè)運(yùn)營模式使用“老米家”并不存在惡意攀附的情形，而且其在實(shí)際使用中均同時(shí)使用“西羊市”及“西羊市127號”進(jìn)行標(biāo)識的區(qū)分，相關(guān)公眾一般將“老米家”認(rèn)定為描述性的詞匯，因而不會(huì)導(dǎo)致相關(guān)公眾對服務(wù)來源產(chǎn)生混淆誤認(rèn)。
      此外，從商標(biāo)在先使用人的角度來說，如果在涉案商標(biāo)申請注冊日前，其已經(jīng)對該商標(biāo)使用且具有影響力，不僅可以依據(jù)上述條款主張“在先使用抗辯”，還可以依據(jù)我國現(xiàn)行商標(biāo)法第四十五條規(guī)定，在5年的規(guī)定期限內(nèi)對已經(jīng)注冊的商標(biāo)提起無效宣告請求。
      商家泉 北京高文律師事務(wù)所 
      律師：該案二審法院以“先用權(quán)”維持了一審判決結(jié)果。我國現(xiàn)行商標(biāo)法中的“先用權(quán)”類似于專利法中的先用權(quán)，都是出于利益平衡而設(shè)置，既是對商標(biāo)權(quán)的限制，又是對未注冊商標(biāo)的保護(hù)，恰似一個(gè)硬幣的兩面。我國現(xiàn)行商標(biāo)法第五十九條第三款從商標(biāo)權(quán)利限制角度出發(fā)，賦予未注冊商標(biāo)繼續(xù)使用的抗辯權(quán)。
      “先用權(quán)”抗辯應(yīng)注意以下問題：第一，“先用權(quán)”以在中國的在先使用為前提，是出于地域原則的要求；第二，“先用權(quán)”以“雙先”使用為前提，即一般原則是先于商標(biāo)的申請注冊日，申請注冊日前商標(biāo)已經(jīng)使用的，則先于商標(biāo)的使用日；第三，在先使用商標(biāo)抗辯應(yīng)以善意使用為前提，“善意”曾出現(xiàn)于2007年5月公布的商標(biāo)法修改草稿中；第四，“先用權(quán)”應(yīng)保持原有范圍的使用，原有范圍的限制首先是產(chǎn)銷規(guī)模及產(chǎn)品類別的限制，而對于原有范圍是否包含銷售區(qū)域則具有爭議，因?yàn)椴坏孟拗粕唐纷杂闪魍ǎ话阏J(rèn)為對于首次投入市場的范圍則可以限制在原范圍內(nèi)；第五，“先用權(quán)”應(yīng)連續(xù)使用至發(fā)生爭議時(shí)、中斷不得超過3年，2007年5月公布的商標(biāo)法修改草稿中相關(guān)條款有“連續(xù)使用”的要求，而我國現(xiàn)行商標(biāo)法第五十九條第三款未明確要求“連續(xù)使用”，但綜合考慮注冊商標(biāo)“撤銷三年不使用”制度以及我國商標(biāo)法實(shí)施條例有關(guān)規(guī)定，對于中斷3年的使用，應(yīng)當(dāng)重新計(jì)算“先用權(quán)”的起點(diǎn)時(shí)間；第六，在先使用應(yīng)當(dāng)產(chǎn)生了一定影響；第七，商標(biāo)權(quán)利人可以要求在先商標(biāo)在繼續(xù)使用時(shí)附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識；第八，“先用權(quán)”應(yīng)當(dāng)與營業(yè)一并轉(zhuǎn)讓、承繼，如股權(quán)轉(zhuǎn)讓、繼承、企業(yè)收購等，不得脫離營業(yè)單獨(dú)轉(zhuǎn)讓。
      具體到該案，米菊英作為米姓族人，在2009年10月便以“老米家”字號經(jīng)營泡饃館，早于涉案商標(biāo)申請注冊日，經(jīng)過長時(shí)間使用，已經(jīng)具備一定知名度；其使用是連續(xù)的、善意的，也具有正當(dāng)性；在“老米家”前面添加了區(qū)別標(biāo)志“西羊市”前提下，不至于導(dǎo)致消費(fèi)者產(chǎn)生混淆誤認(rèn)。而米菊英泡饃館的經(jīng)營者馬毅特與米菊英泡饃館名稱中的米菊英系母子關(guān)系，具有營業(yè)上的承繼性，可以承繼“先用權(quán)”。