對于別人申請的近似商標(biāo),到底近似不近似,是不是要反對?對于預(yù)算有限的企業(yè),也是一個頭疼的問題。如果找到不靠譜的代理機(jī)構(gòu)去處理,基本上就是走過場。累不累?這還沒算國際注冊的情況呢,這些就是基本的商標(biāo)布局了。
接下來我們來一起看看商標(biāo)布局的幾個維度:
1.商標(biāo)布局的標(biāo)識維度
(1)聯(lián)合商標(biāo):既要李逵也要李鬼
Facebook雖然未進(jìn)入中國市場,卻已通過商標(biāo)布局來預(yù)防傍名牌。從2006年3月到2011年4月,F(xiàn)acebook一共注冊了60余項商標(biāo),包括“THE FACEBOOK”、“FACEBOOK”、“F”等,涵蓋社區(qū)網(wǎng)絡(luò)、照片分享、軟件、搜索引擎、電子雜志、游戲等類別,有趣的是,甚至男女服裝類別也注冊了。更有趣的是,盡管Facebook沒有官方中文名稱,F(xiàn)acebook卻在中國注冊了可能的中文音譯名稱,包括“飛書博”、“飛思簿”、“菲絲博克”、“臉譜”、“面書”、“臉書”等,以至于有網(wǎng)友評論說:沒有注冊“非死不可”吧?
中國企業(yè)也同樣如此,福建石獅市福林鞋業(yè)有限公司很早就在25類鞋商品上注冊了“富貴烏”、“富貴鳴”、“富貴雞”、“富貴鴿”、“富貴鷹”、“富貴鵝”、“富貴鳩”、“富貴鵲”等商標(biāo),來保護(hù)其“富貴鳥”商標(biāo)。這樣不僅擴(kuò)大了自己的商標(biāo)權(quán)范圍,而且可以防止一些企業(yè)采取喬裝打扮的手法,居心叵測地使用與其知名商標(biāo)相近似的文字和圖形。此即所謂“聯(lián)合商標(biāo)”(Associated Mark)策略,即同一商標(biāo)權(quán)人在相同或類似商品上,申請注冊一批和自己真正使用商標(biāo)(正商標(biāo))相近似的商標(biāo)。
當(dāng)然,在商標(biāo)法上一個注冊商標(biāo)本來已有權(quán)排除他人在同一種商品或類似商品上注冊或使用的與之相近似商標(biāo)。但有的企業(yè)還是愿意進(jìn)行聯(lián)合商標(biāo)的注冊,原因在于,聯(lián)合商標(biāo)的注冊可以直接排斥相關(guān)近似商標(biāo)的注冊使用,但正商標(biāo)(受聯(lián)合商標(biāo)保護(hù)的商標(biāo))卻未必一定能夠發(fā)揮這個效用,比如你的商標(biāo)是“大大”,其他人注冊或使用了“大人”,當(dāng)你提起商標(biāo)爭議裁決或商標(biāo)侵權(quán)官司時,商標(biāo)主管部門或法院可能認(rèn)為“大人”并不構(gòu)成與“大大”的近似,畢竟近似不近似是人的主觀判斷,因此還是把“大人”作為聯(lián)合商標(biāo)注冊,更能有效保障你期待保護(hù)的權(quán)利。
(2)組合商標(biāo)的分拆
對于文字+圖形或者其他要素組合而成的組合商標(biāo),建議在整體注冊申請的同時,也把各個相對獨立的構(gòu)成要素(比如圖案、文字部分)分別提交商標(biāo)注冊,對于核心商標(biāo)(品牌)尤其如此,如此操作,即使組合商標(biāo)整體因其中一部分構(gòu)成要素存在在先申請或在先權(quán)利等障礙,另外分拆出來的部分也不會受到影響。當(dāng)然,這樣一來,一件商標(biāo)申請可能就變成了三件商標(biāo)申請,甚至更多,相應(yīng)地,官費和代理費都要翻倍。
事實上,組合商標(biāo)分拆并非只有提高成功率的功用。有的公司根據(jù)實際情況,比如空間有限,在某些產(chǎn)品位置無法標(biāo)識組合商標(biāo)的整體,而只能有所割舍,僅僅標(biāo)注圖案或者文字部分,此時組合商標(biāo)分拆后注冊,有利于公司靈活使用注冊商標(biāo)。在商標(biāo)保護(hù)階段,組合商標(biāo)分開注冊還有更大的妙用。相對于組合商標(biāo),分拆部分的商標(biāo)由于構(gòu)成要素更少,還擴(kuò)大了商標(biāo)的保護(hù)范圍,更有利于商標(biāo)近似的確認(rèn)。
(3)商業(yè)標(biāo)識一體化
在選擇文字商標(biāo)時,最好商標(biāo)名稱與企業(yè)商號保持一致。將商號用作商標(biāo)申請注冊,或?qū)⑸虡?biāo)作為商號登記,這是現(xiàn)代企業(yè)普遍采用的做法。如日本的“日立”、“豐田”,德國的“拜耳”等。當(dāng)然,一家企業(yè)可能擁有多個商標(biāo),不可能每個商標(biāo)都與企業(yè)商號一致,因此只能做到主商標(biāo)與商號一致。
現(xiàn)在域名既可以使用英文,也可以使用中文,因此,自己的商標(biāo)也要與域名保持一致。由于商標(biāo)的名稱可以在以.com、.cn、.org、.net或者.中國、.公司和.網(wǎng)絡(luò)等結(jié)尾的多種頂級域名下注冊使用,因此,如果你財力允許可以都注冊下來,但我們認(rèn)為域名并不像商標(biāo),其標(biāo)識來源的作用并不強烈,很多人在網(wǎng)上找尋網(wǎng)站是通過搜索關(guān)鍵詞或通過鏈接,而不是通過鍵入網(wǎng)址(域名),所以,注冊一個或幾個就可以了。對企業(yè)最關(guān)鍵的事情可能是,如何讓用戶在google、百度上非常輕松地找到自己的網(wǎng)站。
我們強調(diào)商標(biāo)、商號、域名等商業(yè)標(biāo)識的一體化,是因為這種做法不僅可以起到商標(biāo)、商號同時宣傳的廣告效果,更重要的是還可以得到商標(biāo)、商號、域名等有關(guān)法律的多層次、全方位的保護(hù),有效防止他人把你的商標(biāo)用作其產(chǎn)品商標(biāo)、企業(yè)名稱或者域名。
2.商標(biāo)布局的商品維度
作為區(qū)別商品或服務(wù)來源的一種標(biāo)志,每一個注冊商標(biāo)都是指定用于某一商品或服務(wù)上的。如提到長虹,人們會想到彩色電視機(jī);提到五糧液,人們會想到白酒;提到保時捷,人們會想到豪華跑車,等等。應(yīng)該說,離開商品或服務(wù)而獨立存在的商標(biāo)是不存在的。我國《商標(biāo)法》第22條第1款規(guī)定:“商標(biāo)注冊申請人應(yīng)當(dāng)按規(guī)定的商品分類表填報使用商標(biāo)的商品類別和商品名稱,提出注冊申請?!薄渡虡?biāo)法實施條例》第13條第1款更進(jìn)一步規(guī)定,“申請商標(biāo)注冊,應(yīng)當(dāng)按照公布的商品和服務(wù)分類表填報?!?br /> 我國的商標(biāo)申請應(yīng)當(dāng)根據(jù)《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》所規(guī)定的類別進(jìn)行申請?!额愃粕唐泛头?wù)區(qū)分表》是基于《商標(biāo)注冊用商品和服務(wù)國際分類》(尼斯協(xié)定的分類)所制定的。根據(jù)《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》,所有商品和服務(wù)被分成45個類別,其中第1到第34類為商品類別,第35到第45類為服務(wù)類別。
類似商品是一個相對模糊的概念,按照尼斯協(xié)定,所有商品(包括服務(wù))被分成45個類別,但同一類別的商品未必就是類似商品,而不同類別的商品也有可能構(gòu)成類似商品。不過,通常情形下,同一類別同一群組的商品應(yīng)該是類似商品。因此,商標(biāo)申請人不需要把所有的商品項目都指定到,而只需在同一群組選擇1個或幾個代表性商品項目,即可阻止他人在該群組的其他商品上申請注冊相同或近似商標(biāo)。
商標(biāo)指定使用的商品項目首先應(yīng)當(dāng)覆蓋公司的現(xiàn)有業(yè)務(wù)范圍,這是商標(biāo)注冊最基本的考慮。商標(biāo)指定使用的項目必須首先覆蓋自己正在經(jīng)營的商品或服務(wù),不要讓指定使用的商品或服務(wù)項目與自己的業(yè)務(wù)范圍發(fā)生錯位,這可能會導(dǎo)致侵權(quán)危機(jī)。必須要注意的是,你的業(yè)務(wù)范圍可能分布在商品分類表的多個類別,不要顧此失彼。比如,一家做網(wǎng)絡(luò)游戲的公司,不能僅僅把商標(biāo)注冊在第9類的“計算機(jī)游戲軟件”商品上,還要注冊在第41類的“在線游戲”服務(wù)上。
商標(biāo)指定使用的商品項目還應(yīng)當(dāng)囊括公司未來可能發(fā)展的業(yè)務(wù)范圍。這個需要考量公司的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,以及可能延伸的產(chǎn)品類別。否則,一旦新的業(yè)務(wù)發(fā)展起來,公司還想繼續(xù)沿用已有的知名商標(biāo)時,可能在新業(yè)務(wù)涉及的商品上該商標(biāo)已經(jīng)被其他人搶先注冊了。如果企業(yè)已經(jīng)有長遠(yuǎn)的發(fā)展規(guī)劃,對于未來有明確要開拓的經(jīng)營范圍,可提前通過商標(biāo)注冊覆蓋其中的商品或服務(wù)。如果不及時把自己的商標(biāo)注冊在將來要發(fā)展的產(chǎn)品上,嗣后想注冊時,可能已被他人搶先注冊了。
商標(biāo)還應(yīng)延伸注冊到公司認(rèn)為會在業(yè)務(wù)上產(chǎn)生混淆的類似商品,或具有關(guān)聯(lián)性、競爭關(guān)系的商品項目上。盡管注冊商標(biāo)的保護(hù)可以延及到類似的商品或服務(wù)上,但是這些關(guān)聯(lián)性或競爭性的產(chǎn)品是否構(gòu)成類似商品?以及你所認(rèn)為的類似商品到底是否類似?商標(biāo)行政部門的觀點完全可能與你的想法不一致。
把商標(biāo)注冊在該商標(biāo)標(biāo)識有可能會應(yīng)用到的領(lǐng)域,也是值得考慮的方向。這個層級的防御最不好琢磨,因為這是從商標(biāo)標(biāo)識本身的形象或內(nèi)涵去思考:它適合用在哪些領(lǐng)域?對于打算從事衍生品授權(quán)的動漫或游戲行業(yè),這種思考尤其重要。比如游戲商標(biāo)“泡泡堂”,除了應(yīng)該在服裝、文具、玩具、圖書等常見的衍生商品上注冊以外,這個商標(biāo)名稱用在代泡茶葉商品、中藥飲片,甚至咖啡廳、洗浴中心似乎也頗為貼切。
把商標(biāo)注冊在對品牌聲譽不利的商品或服務(wù),在中國更要引起重視。在很多職業(yè)注標(biāo)人特別偏好衛(wèi)生巾、避孕套之類商品的背景下,這種考量尤其必要。微軟公司在許多領(lǐng)域注冊了商標(biāo),但就是沒有衛(wèi)生用品,可能微軟并不在乎這個,但有人很在乎。曾有人經(jīng)過精心選擇,就決定在面包食品類和婦女衛(wèi)生用品類申請注冊“微軟”商標(biāo)。
3.商標(biāo)布局的時間維度
(1)先來后到:商標(biāo)注冊的基本規(guī)則
我國商標(biāo)法貫徹的是商標(biāo)注冊保護(hù)原則,在一般情況下,商標(biāo)只有經(jīng)過國家知識產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)局注冊核準(zhǔn)后,才能享有商標(biāo)專用權(quán),得到法律最周全的保護(hù)。根據(jù)《商標(biāo)法》第31條,“兩個或者兩個以上的商標(biāo)注冊申請人,在同一種商品或者類似商品上,以相同或者近似的商標(biāo)申請注冊的,初步審定并公告申請在先的商標(biāo);同一天申請的,初步審定并公告使用在先的商標(biāo),駁回其他人的申請,不予公告?!笨梢?,即使你提出商標(biāo)注冊的申請,如果在時間上落后于別人,同樣可能失去獲得商標(biāo)注冊的機(jī)會,因為我國商標(biāo)法上采取的是“先申請、先注冊”的原則,在同一種商品或者類似商品上,誰先提出商標(biāo)注冊申請,就先給予誰商標(biāo)權(quán)。
作為最基本的商標(biāo)保護(hù)規(guī)則,我們建議企業(yè),一旦選取或設(shè)計完成了一個品牌,應(yīng)當(dāng)立即想到商標(biāo)注冊,及時申請,不要遲疑或者等待,否則會被他人搶占先機(jī)。在經(jīng)濟(jì)活動中不少企業(yè)因忽視商標(biāo)的及時注冊,而備嘗苦果。當(dāng)然,很多企業(yè)可能根本就沒有意識到要在品牌投入使用前,應(yīng)該先去申請注冊商標(biāo)。等到發(fā)生糾紛后或者風(fēng)險迫近時,才回過頭來后悔當(dāng)初沒有注冊商標(biāo)。
雖然企業(yè)的商標(biāo)被他人搶注后,可以借助商標(biāo)法、反不正當(dāng)競爭法等法律資源予以救濟(jì),但畢竟耗費時日,牽扯精力,有時甚至影響到企業(yè)的生存和發(fā)展。因此,避免上述情形的最佳捷徑是商標(biāo)先注冊后使用,以免一不小心被他人捷足先登,先注冊了自己正在使用的商標(biāo)。
不過,需要當(dāng)心的是,等到商標(biāo)注冊人來起訴你商標(biāo)侵權(quán)時,你能否對在先使用商標(biāo)的事實,提供符合法律要求的使用證據(jù),恐怕并不容易??梢哉f,多數(shù)企業(yè)都沒有商標(biāo)檔案管理的意識,即使有商標(biāo)檔案管理,其保存的證據(jù)能否固定明確的使用時間?能否清楚地表明商標(biāo)標(biāo)識及其對應(yīng)的商品或服務(wù)項目?能否證明商標(biāo)曾經(jīng)在商業(yè)活動中使用過?總之,要最終得到法院的認(rèn)可,你提供的使用證據(jù)要滿足諸多法律上的要求,并經(jīng)得起對方的質(zhì)證。
特別是在產(chǎn)品推出之前,這個產(chǎn)品將來會以什么樣的品牌上市,這些信息都不要輕易對外散布。有時公司員工并非有心泄密,而是在外聊天時,不小心走漏了風(fēng)聲,而自己還沒有意識到可能帶來的嚴(yán)重后果,所以經(jīng)常開展員工商標(biāo)培訓(xùn)或教育,強化員工的保密意識是大有裨益的。
4.商標(biāo)布局的區(qū)域維度
在經(jīng)濟(jì)全球化的浪潮之中,我國企業(yè)面對著新的機(jī)遇,也存在新的挑戰(zhàn),要發(fā)展、要壯大,就必須競爭國際市場,而商標(biāo)又是企業(yè)參與市場競爭的銳利武器。在日益全球化的今天,“Made in China”應(yīng)該不僅僅是價格低廉和質(zhì)量粗糙的代名詞,也不應(yīng)該是低成本勞動力聚集的“血汗工廠”的象征,它需要更多中國企業(yè)創(chuàng)造的國際品牌和注冊的跨國商標(biāo)的支持,以獲得品質(zhì)優(yōu)良的贊譽。富有遠(yuǎn)見卓識的中國企業(yè)家,應(yīng)該把商標(biāo)注冊的國際化戰(zhàn)略,視為企業(yè)未來國際化發(fā)展的法律盾牌。